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 ラーナー・デイビッドの信念

ラーナー・デイビッドは,知的財産(IP)に関する法的アドバイスの提供に特化した法律事務所です。1969年設立以来,他分野の法律を取り扱うことなく,ひたすらIP法についての実務を積み上げてきたので,その見識と実績は豊富です。当事務所のIP弁護士その他専門スタッフは,あらゆるIPの論点について幅広くかつ深い実務経験をもっています。

私たちは,クライアントのためにポジティブな結果を積極的かつ実効的に得てきた事務所として高い評判を確立してきました-アメリカ特許商標庁(USPTO)においても,裁判所においても,交渉場面においても,です。それこそが大変重要な「アドバイザー」の役割といえるでしょう。私たちはクライアントに有効かつ実践的なアドバイスを提供することによって,クライアントがビジネスに関して十分な情報を得た上で知的な決定ができるようお手伝いします。

ラーナー・デイビッドの職員は,クライアントに対するサービスとクライアントのビジネスを推進することこそが重要であることを深く理解しています。豊富な経験・実績と幅広い国際的な人材をもって,IP事項を効率的に取り扱うことに成功してきた事務所としての地位を確立してきました。私たちの信念の中心には,すべてのIP資産はビジネス・ゴールの実現に向けて機能しなければならないという信念があります。このビジネス中心のアプローチこそ、私たちの成功,すなわち多くのクライアントとの長期的な関係構築を直接に導いた重大要因です。私たちのクライアントは,私たちが決して一つ一つの事案を「ばかにしない」し,結果が成功に終わることが分かっている事案だけを追求しないことを熟知しているし、かつ信頼していただいています。

私たちは常に,クライアントのビジネス・ゴールこそが最重要だと考え,その信念を念頭にアドバイスを提供します。現在においても,当事務所の歴史においても,ラーナー・デイビッドは,専門性やインテグリティ,人間性,いずれにおいても並外れて高い水準を目指してきましたし,目指し続けます。

 

クライアント第一主義

ラーナー・デイビッドは,50年近く,法曹界においてアメリカの知的財産法に特化する事務所として独自の地位を築いてきました。特化とはいえ,知的財産のあらゆる側面を網羅します。クライアントの知的財産の権利化,訴訟においてクライアントのビジネスや資産を守ること,クライアントの技術取引をまとめること等,どのようなサービスであれ,クライアントのビジネスの成功に必要な知財問題について,私たちの長年の実績に基づいて,最適なソリューションを提供します。「クライアント第一主義クライアント」とは,スローガンという概念的なものでなくむしろ,私たちが50年近く積み上げてきた実績に現れている,最も誇りに思う信念です。

サービス内容
付与後手続プログラム(IPR,PGR等)

ラーナー・デイビッドは付与後手続プログラムを積極的に活用してきましたが,特に2011年の『アメリカ特許改正法(America Invents Act,AIA)』成立により飛躍的に拡大しました。例えば,ある大手医療機器メーカーのため,AIAが施行される2012年9月直前に,それによって廃止される当事者系再審査の最後の数件を申し立てました。そしてわずか2ヶ月以内に,導入されたばかりのIPRを審理(ヒアリング)に持ち込むことに成功しています。以来,ラーナー・デイビッドは特許権者側も申立人側も代理し, 50件以上のIPRに関与しています。

ラーナー・デイビッドは,予備的答弁書(Preliminary Response)等を有効活用することで審理開始(institution)を防止し,連邦訴訟を停止させ,急速に和解を成立させる等,クライアントの立場に応じて有利な解決を数多く導いてきました。私たちはまた,発明者決定手続を申請した経験のある数少ない事務所の一つであり,また複数件の製薬関連のPGRにも関与しました。

この新しい付与後手続プログラムは,訴訟でもなければ,出願でもないので,どちらかに無理に分類して取り扱うことは得策ではありません。その点,ラーナー・デイビッドは特許の権利化と権利行使の両面で豊富な経験を有してますので,このユニークなスキルセットを個別事案に応じたテイラー・メイドで対応することができます。技術の複雑さを見極める能力と審理開始やその後の手続に関する知見とを十分に活かすことで,ラーナー・デイビッドは,クライアントに応じて攻撃または防御する体制を調えています。

クリアランス・オピニオン

私たちが強みと誇る一つに,クライアントが将来のために十分に情報を得た上で意思決定できるように立案・準備する、ということがあります。クライアントが既存製品ないし新規製品に係る市場競争や将来ありうる訴訟で最適なポジションがとれるよう,それらの製品に関するクリアランス調査は私たちの業務の中でも重要です。弊所の弁護士は,クライアントの製品をとりまく技術を十分理解できるほど徹底的に調査を行い,安易に第三者の調査会社に任せることはしません。調査の過程で適宜,クライアントと調査内容や結果を議論し,クライアントの目標を達成し,かつコストをコントロールしているか確認するようにしています。必要な場合は,業務計画やリスク評価のためのクリアランス・オピニオンも作成します。

私たち弁護士が技術の詳細や知識にも精通していることはまた,問題となりうる特許を「デザイン・アラウンドすること」へのアドバイスも可能にします。ちなみに,調査の結果「デザイン・アラウンド」がソリューションである場合によく見られるのは,その製品自体が特許化も可能なより良い製品や方法であり,かつより明らかに当分野の既存の特許を回避しやすいことです。

デュー ・ デリジェンス,M&A

私たちは,製品・企業・技術の買収に関し,豊富なスキルと経験を持っています。私たちは,クライアントに対して,買収対象の知的財産の強度やリスクについてアドバイスを提供するだけでなく,デュー・デリジェンス前よりもよい条件で取引が成立するよう,情報や戦略を提供することを目指します。

ラーナー・デイビッドの幅広い分析能力と調査能力はかなりユニークだと自負します。デュー・デリジェンスは,クライアントのビジネス目標を議論することから始まるべきで,それによって目標となる取引に最適な分析と研究を提供できると考えるからです。ただ,ある調査が有用かどうかは,初めに買い手側が売り手の対象ビジネスないし技術の将来性に関心を持っていたかどうかによって決まることも散見されます。

いったんクライアントのビジネス目標を理解すれば,クライアントと一緒に手続のための明確な計画を検討することが可能になります。私たちはその際,私たちが何をしようとして,なぜそうしようとするのか,クライアントが理解できる環境づくりを目指しています。

もし調査によって何らかの問題が明らかになった場合,私たちは,リスクだけでなく,問題を発見したこと自体を相手側からの譲歩を引き出すためにどのように使えるかまでアドバイスします。例えば,問題によっては取引を成立させる前に課題修正を行い,または要求することによって,最適なソリューションが得られるでしょう。あるいは,保証内容の修正,例外事項の設定,預かり金の上乗せ,買収金額の補正等によって最適なソリューションを得られることもあるでしょう。このように,対象となる製品にリスクがある場合,私たちはクライアントと一緒にアイデアを再検討していくことに努めていきます。

ラーナー・デイビッドの知的財産に関する豊富な実績に基づくと同時に,事例毎のデュー・ディリジェンスの展望からして,私たちが知的財産に関する条項について交渉の第一線を任されることは多いです。そのときもなお,私たちはクライアント(社内弁護士)と協同することを大切にします。それにより,クライアントと弊所のそれぞれの強みが最大限に活かされていると考えています。

私たちはまた,契約の署名によって取引が終了したわけでないことを認識しています。だからこそ,デュー・ディリジェンスはその後の統合を見据えてアプローチします。すなわち,対象となる知的財産が買収側のビジネスに取引成立後容易に統合できることを見据えて,一つ一つ小さく見えるステップを地道に重ねるのです。

著作権とコンピュータ・ソフトウェア

ラーナー・デイビッドは,著作権についても幅広くサービスを提供します。原告も被告もクライアントとして抱え,権利確保から訴訟まで豊富な実績を誇っています。知的財産専門事務所として,他の知的財産との関係からみて何が著作権による保護として重要か見極められることも強みです。コンピュータ・プログラムに関して,何を著作権として保護するか,著作権収入の潜在性をいかに最大化するか戦略を立てること,訴訟においてクライアントの権利を保護すること等です。

私たちは常時,コンピュータ・ソフトウェアを含むさまざまな作品の著作権登録をクライアントのために行っています。小売業者や消費財メーカーを代理してきた実績により,特に包装やその他「グラフィック・アート」形式に関して,著作権保護やクライアントに対する他者からの主張に対する防衛を得意とします。訴訟が差し迫っている場合に,迅速な登録を取得したこともあります。登録が拒否された場合も,私たちは著作権局(Copyright Office)であまり知られていない不服審判プロセスによって登録に導いた実績があります。また,連邦裁判所を通じて著作権登録を得た実績もあります。

コンピュータ・ソフトウェアの保護という問題は,弊所の知的財産特化による横断的強みを発揮できる課題でしょう。クライアントに対して私たちは,ソフトウェアを保護するための多方面からの手段を,ビジネス・メソッド特許や企業秘密を含めた各種知的財産との違いと本質的な強みを理解した上でアドバイスします。私たちがクライアントのビジネス・ニーズと弊所のライセンシングに係る専門性の深さとを重視することによって,知的財産権者にとっても,ユーザーにとっても有益な契約を作るべく,クリエイティブであることを目指しています。私たちは,知的財産権の取引に限らず,クライアントのためにいかにその知的財産の価値をグローバル・ビジネスの観点から最大化することを追求します。

IP アセット ・ マネジメント

知的財産という資産(IPアセット)を適切に保護することは知的財産ポートフォリオの価値を最大化するための最初のステップにすぎません。ラーナー・デイビッドは,それだけでなくクライアントのビジネスを実効的に強化できるようなポートフォリオ運用もお手伝いします。

そのために,私たちはクライアントと一緒に,どのようにするとクライアントのIPアセットを活用して企業価値を最大化できるか議論します。IPアセットを活用するといっても,侵害者に対して知的財産権を主張することから,競合他社に対してライセンスやクロスライセンスをすること,クライアントのビジネスの強みを活かすようなIPアセットの相乗効果を創造すること等様々な形があるでしょう。ラーナー・デイビッドは,そういった戦略を駆使して,クライアントが世界中でその知的財産を成功裏に活用することをお手伝いした実績があります。それは,クライアントの数社には自社技術を他者により活用されることが収入の主因となるような,いわば本質的な「知的財産企業」も存在することが示しているでしょう。

ライセンス,コンサルティングおよびその他の契約

私たちは,中小企業のための標準的なコンサルティング契約書から国際的な大企業のために国際標準規格に関する多数当事者を巻き込む複雑な取引まで,様々にイノベイティブな戦略を構築してきました。

特許,商標,著作権,ノウハウのライセンスにおいて,ラーナー・デイビッドの強みは,そのような知的財産からいかに企業価値を得られるかを重視していることだと考えます。私たちは,クライアントと一緒に,知的財産の収益化戦略の展開,ターゲットすべきビジネス分野や個別企業の特定,ターゲット企業に対するクライアントの知的財産の強さ分析,それらを踏まえた契約交渉,についてサービスを提供します。また,ライセンシー側のクライアントに対して,ライセンスを主張してくる相手方からいかに防衛すべきかについてもアドバイスを提供します。

私たちはまた,プロバイダーとユーザーのいずれの視点からもコンサルティング契約作成・交渉のお手伝いができます。例えば,私たちはクライアントのビジネスモデルに合わせてカスタマイズされたひな型コンサルティング契約を提供しますが,クライアントは,他のコンサルタントにも利用することで一貫性のあるアプローチがを取れるようになります。

ライセンスやコンサルタンティング契約は,私たちがクライアントのためにこれまで作成してきた様々な契約の2つの例にすぎません。その他,秘密保持契約,Software Licenses and Software as a Service(SaaS)契約,材料に関する契約,株式・資産購入契約,職務発明譲渡契約等もまた定期的に提供しています。

私たちは,クライアントの特定の目標を理解し,特定の戦略を構築して,協調的なアプローチを実現することで,繰り返して成功実績として積み上げてきました。この成功は,私たちの交渉スキルと契約作成スキルに関する徹底的な知識によるものと考えます。あらゆる局面において,私たちは,現実世界のビジネス・インパクトが与えられるよう,契約作成に取り組んでいます。

訴訟

「誰かに本当に掘り下げてもらい,良い戦いを行ってもらいたいとき,我々は通常,ラーナー・デイビッドに相談します。」このコメントは,フォーチュン100のとある企業の社内弁護士によるものですが,私たちの目標-できるだけ効率的な方法で訴訟を処理して,クライアントのビジネス・ゴールを達成すること-を反映しています。私たちは,単に紛争に勝てるから,訴訟で戦うわけではありません。むしろ,私たちの目標は訴訟を引き起こしたビジネス問題について勝利を達成することです。私たちは,この勝利のために必要な事実と法律を徹底的に追求し,最終的な勝利と関係のない問題を排除します。このアプローチはクライアントのビジネス・ゴールに深く根ざした訴訟戦略と組み合わせることによって,裁判なくクライアントの訴訟目標を達成させることを何度も実現してきました。

とはいえ,裁判が適切な場合にも,私たちは優れた勝利実績があります。技術の理解と知的財産の権利化実務の経験により,私たちは複雑な技術と法律の問題を簡単に説明することができ,ゆえに,裁判官または陪審に論点を理解してもらい,クライアントのポジションを採用してもらうことが可能になるのです。知的財産訴訟における具体的な専門領域は以下のとおりです。

なお,2015年6月に,ラーナー・デイビッドは『ニュージャージー・ロー・ジャーナル』の編集スタッフによりニュージャージーでのトップ知的財産事務所として賞をいただきました。

ANDA他裁判所における特許訴訟

ラーナー・デイビッドの連邦地方裁判所や連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)での特許訴訟に関する専門知識と経験は卓越しています。世界的大企業のクライアントのため,その特許ポートフォリオを主張し,または競合他社その他特許権者から起こされた主張から防衛し,といずれの場合も成功してきました。実は,ラーナー・デイビッドは,アメリカでこれまでに提起された最大級の特許侵害訴訟の一つの主席弁護士を務めました。しかし,私たちの専門知識は大手企業のためのみに提供されるのではありません。特許訴訟において,小規模な企業や個人発明家を代理した実績があることでも知られています。

いずれのケースでも,私たちは効率的でゴール指向型のアプローチをとります。技術に対する深い理解と地裁・上訴の裁判実務の経験をフル活用して,私たちはクライアントの目標を効果的に達成します。アメリカや海外で特許権利化する際の微妙なニュアンスにも精通しているからこそ,アメリカで効率的に特許の権利主張も防衛も対応できていると自負します。

いわゆる『Hatch-Waxman法』下の「ANDA:Abbreviated New Drug Application」と「書面ベースの」NDAに係る特許訴訟実務は多様かつ複雑です。クライアントがこのように様々なチャレンジに対応できるよう,ラーナー・デイビッドは,出願(権利化)アドバイス,意見書,通知書,地裁やUSPTO両方での審理手続を踏まえた総合訴訟戦略を提供します。


PTABにおける特許訴訟

『アメリカ特許改正法(America Invents Act,AIA)』成立により,USPTOのPatent Trial and Appeal Board(PTAB)は,特許紛争において争点審理手続を行う重要(かつ往々にして決定的)な役割を担うことになりました。現在,PTABでの審理の可能性は,すべての特許紛争において考慮する必要があるでしょう。ラーナー・デイビッドは,従前から特許付与後の実務に積極的に取り組んできました。1980年代初期,私たちは業界を主導する基礎的なレーザー技術特許について,査定系再審理を成功させた実績があります。その後,IPR等が導入されてからも,私たちは迅速にそれらの制度についての専門知識を高めています。

ラーナー・デイビッドが提供する付与後プログラムは,AIA成立後急拡大しました。ある大手医療機器メーカーのため,AIAが施行される2012年9月直前にそれによって廃止される当事者系再審査の最後の数件を申し立てました。そしてわずか2ヶ月以内に,導入されたばかりのIPRを審理(ヒアリング)に持ち込むことに成功しています。このIPRで争ったクレームは結局無効と判断されましたが実は,「スーパーハリケーン・サンディ」がニュージャージー州を襲ってからわずか一週間後,懐中電灯の下で作成し,申し立てた思い出深いものです。以来,ラーナー・デイビッドは続々と50件以上のIPRに関与しています。特許権者側に立ってIPRから防衛した例として,保健食品,電池,多国籍メディアコンテンツ・サービス等の業界があげられます。ラーナー・デイビッドは,「予備的答弁書(Preliminary Response)」等を戦略的に活用することにより,有利な条件で和解させることに成功しています。しかも,IPR審理が開始されるかどうかの決定前に解決に至っていることが多いのです。あるケースでは,ラーナー・デイビッドが提出した予備的答弁書により,IPR開始もまとめて否定するという極めて珍しい判決を得ました。

他方,ラーナー・デイビッドは大手家電会社やコンピュータ会社,多国籍製薬会社を代理して,数十件以上のIPRを処理してきました。これらの多くは,クライアントに有利な和解に至り,または並行する地裁での訴訟停止のために有効な武器となり,あるいは両者とも実現したケースもあります。あるIPRは,訴訟開始から一年後に申し立てられ,数週間以内に和解に至ったので,その後の訴訟費用を考えると数百万ドルを節約できたと考えられます。ラーナー・デイビッドはまた,「真の発明者決定手続(Derivation Proceedings)」(『AIA』により従前の「インターフィアランス」の一部が新制度として存続)を申し立てた数少ない法律事務所の一つです。さらに,IPRに比べると特許の有効性を攻撃する根拠理由がより広いPGRも複数件申し立てています。

この新しい付与後手続プログラムは,訴訟でもなければ,出願でもないので,どちらかに無理に分類して取り扱うことは得策ではありません。その点,ラーナー・デイビッドは特許の権利化と権利行使の両面で豊富な経験を有してますので,このユニークなスキルセットを個別事案に応じたテイラー・メイドで対応することができます。ラーナー・デイビッドは,技術の複雑さを見極める能力とPTABとその独特なプログラムに関する知見とを十分に活かすことで,クライアントのポジションを結果が出る形で示すことができるのです。

商標,トレードドレスとドメイン名訴訟

商標とトレードドレス訴訟は,訴訟プロセスの最初の段階で勝負が分かれることが多いです。保全処分命令や仮差止命令のための緊急申立やヒアリングは当然の実務でしょう。これらの手続は裁判とはかなり異なりますが,クライアントに有利な解決ができる事例か否かにかかわらず,決定的な要因となることがよく見られます。私たちは,アメリカ各地の裁判所での豊富な訴訟経験をもって,クライアントの権利主張も,他者の権利主張からクライアントを防衛することも行います。

ラーナー・デイビッドはまた,いわゆる「グレイ(不正)マーケット」商品や偽造品について,知的財産権者と被疑侵害者のどちらも代理してきた豊富な経験を持っています。例えば,連邦保安官(U.S. Marshals)と連携して緊急裁判所措置や差し押さえ手続を利用して偽造者の阻止や偽造品の差し押さえといった,クライアントのために偽造防止法を効率的に活用した実績もあります。さらにドメイン名訴訟では,クライアントの利益のため,上記の緊急措置やヒアリング手続を効果的に活用または被告として防衛したり,「統一紛争解決プロセス(Uniform Dispute Resolution Proceeding: UDRP)」手続を利用したりした実績もあります。いずれのケースでも,緊急措置実務のダイナミックスや同様の事例に適用されるルールの独自性を理解することが,弊所の継続的な成功をもたらしている重要な鍵と考えます。

虚偽広告・不公正取引慣行・企業秘密の訴訟

ラーナー・デイビッドは知的財産法に関する総合的知識を有するゆえに,クライアントの成功のために最適な戦術を追求することができます。私たちは,知的財産権によって何が適切に保護できるか,何が保護できないかを理解しているからこそ常勝できるというユニークなポジションにいると自負しています。私たちは,この知識を法廷上で実効的に活かし,知的財産が不正流用されたのか否かか,クライアントやその競合他社の行為が違法か否かを見極めます。私たちは,常にクライアントのビジネスの現実を念頭におきながら技術への深い理解を組み合わせることで,他の法律事務所が見逃してしまう機微も把握できるのです。

ライセンス訴訟

ライセンス紛争は通常,仲裁か訴訟によって解決されます。いずれの場合でも,ラーナー・デイビッドの豊富な経験は,まずクライアントのポジションを弁護するうえで必要な、ビジネスにおける現実的な検討事項を重視することから始まります。クライアントのポジションを法的のみならず,ビジネス常識の観点からも理解することで,後者によりクライアントのポジションを裁判官,陪審員又は仲裁員に対して明確に示すことができるのです。私たちの過去の成功実績が示すように,このアプローチがクライアントにとって極めて有益であることは常に痛感しています。

著作権訴訟

商標に関する訴訟同様,著作権訴訟は知的財産権者による緊急措置請求に始まることが多いです。私たちは,そのような緊急措置手続において,著作権者も被疑侵害者も双方とも代理した豊富な経験を持っています。商標と異なり,著作権訴訟のダイナミクスは,著作権登録者に法定損害賠償が認められること,そして原則として,他の知的財産保護と異なり著作権事案で勝訴した当事者は通常弁護士費用の賠償が認められることです。私たちは,著作権事案に存在しうる様々な論点をシナジーさせ,十分に理解しているゆえに,多大な成功を収めていると考えます。

特許権利化(出願)
 
私たちは特許出願を単に特許をとることだとは考えません。むしろ,技術の精巧さに対する非常に幅広い理解、USPTOやその他世界各国の特許庁に関する専門知識を駆使し,クライアントがビジネス価値のある特許ポートフォリオを構築できるよう、特許戦略を策定することを信念とします。とりわけ,クライアントが最も有効な特許保護を確保できるよう,世界各国の特許出願の総合的な連係を大切にします。

おそらく最も重要なことは,私たちのビジネス問題や訴訟に関する鋭い洞察力ゆえに,実用的かつビジネスの観点からクライアントに対して特許出願のアドバイスを提供することです。すなわち,クライアントの資産構築の観点から保護を最大化する方法を追求し,クライアントの利益のためにマーケットを守ったり,収入源を展開したりします。これらのスキルはまた,第三者からの攻撃に強く,権利行使を最大化できるような特許出願戦略のアドバイス提供をも可能にします。私たちの迅速かつ達成度の高い出願実績の要因としては,USPTOやその他世界各国の特許庁で利用可能なさまざまなパイロット・プログラム等に関する幅広い経験,USPTO審査官と電話や対面インタビューを重視し,複雑な技術事項について丁寧な議論をするように努めていること等があげられます。

商標出願とトレードドレス権利化

ラーナー・デイビッドは,世界範囲での商標の選択や検索,登録に関する豊富な経験があります。私たちは,商標の選択と検索がクライアントのマーケティングとシナジーしつつ、統合的にされなければならないと理解しています。私たちは,商標の取消,異議申立,同時使用に至るまで幅広い実務経験があります。商標の出願や登録をクライアントの現実的なニーズと協調させることを,特に広告,パッケージ・デザイン,トレードドレスの分野で重視します。商標問題に敏感でいることは,企業の商標やドメイン名,トレードドレスの価値を向上させるだけではなく,企業の広告やマーケティングのインパクトやブランド力も高める、と私たちは信じています。ラーナー・デイビッドは,クライアントが国際的なブランド立ち上げを手伝った経験がありますが,その際,世界中で使用される商標を選択するということは,各国の異なる法制度を理解することだけでなく,各国・地域のブランドの文化的な意味合いに敏感であることが必要でした。弊所の弁護士は, EU等諸外国の商標法にも見識があり,EUではクライアントの商標の異議申立や取消手続を成功させた実績もあります。私たちはまた,ご予算により対応し易くなった包括的・国際的出願プログラムを可能にした『マドリード議定書』にも精通しています。

今日の技術市場において,商標戦略はドメイン名の権利と統合されていなければならないしょう。私たちは,「統一紛争解決プロセス(UDRP)」手続やとドメイン名に関する取引についても幅広い経験を持っています。クライアントの総合的なブランド戦略の一環として,私たちは社内商標規定を作成したり,商標の正しい使用法に関する研修を提供したりします。私たちはまた,クライアントの広告・マーケティング資料の法律レビューをしたり,商標資産を強化させる戦略を提案したりします。さらに,商標権者とライセンシーのどちらの立場でも,商標の国内と国際ライセンスを行った豊富な経験があります。私たちのゴールは常に,強力な知的財産保護を維持し,ビジネス・ゴールを向上させることなのです。

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